いつも、「なるべく誰にでもわかるように」と心がけて知財ブログを書いている（つもり）なのですが、今回はソフトウエア関連の特許業務関係者のみを対象としたブログです。
米国におけるソフトウエア特許の信頼性に大打撃を与えた裁判”Alice Corp. v. CLS Bank”
ソフトウエア技術として特許され得るもの（-elegible-）と、「抽象的なアイデアでしかない -ineligible-」として特許され得ないものとの判断が厳格に行われるようになりました。
しかしながら、裁判所は”eligible”と判断されるべきボーダーラインを明確に示しませんでした。
その後、米国特許庁から”eligibility”に関する判断事例が色々と出ています。
が、明確なボーダーラインが引けるかというと難しい。
当然にブーブーと不満が出ていますが、明確なボーダーラインを言葉にできるわけないと思うのです。
日本の特許出願において２９条１項柱書、いわるゆる発明該当性の判断について、明確なボーダーラインを言葉にできるかというと、それは否でしょう。
実務者は多くの特許実務の経験から自分の中にボーダーラインを構築し、その自分なりのボーダーラインに従って日々実務を行っています。
それと同じで、米国特許法１０１条についての明確なボーダーラインを言葉にしろ、と言われてもそれは無理です。
なので、米国特許庁の、「なるべく多くの事例を提示する」という姿勢は非常に評価されるべきだと思っています。
注文をつけるとすれば、“eligible”という判断結果の事例を増やして欲しいというところでしょうか。
で、
このブログで書きたいことは何かというと、
提示されたガイドラインから読み取れる米国特許庁の”eligibility”に対する姿勢と、実際の審査実務における”eligible/ineligible”の判断結果とに齟齬があるのではないか、ということです。
まず、ガイドラインから読み取れる米国特許庁の”eligibility”に対する姿勢ですが、
「我々にとっては楽勝」
というのが私の見解です。
そもそも、米国においてアンチパテントの流れがきている原因は、低レベルな出願を特許にし過ぎ、そのせいでパテントトロールによる被害が増大したからだと考えます。
「先行技術文献が見つからなければ、簡単に特許になってしまう」というのが私のイメージで、１０３条（ａ）が機能していない状態だったと思います。その結果、日本であれば、「単なるシステム化」として進歩性なしで拒絶されるような出願が特許にされてしまっていたのがAlice判決以前。
それに対する揺り戻しが今です。
ガイドラインを見ても、「これって発明適格性っていうより、進歩性の話じゃね？」という判断が多い気がします。
ソフトウエア関連発明において、２９条１項柱書と２９条２項とが連動している場合もあるので微妙な話ですが、我々が“inventive step”の問題だと認識しているものが“eligibility”の問題として処理されていることにより、ガイドラインを呼んでもイマイチしっくりこない、混乱が生じているように思います。
つまり、現在の米国におけるソフトウェア出願において、米国特許庁の姿勢に対して”eligibility”をクリアするためには、日本におけるソフトウェア関連発明の実務を踏襲していれば問題ない、というのが私の持っている感触です。
即ち、
・発明の主題をとらえる
・【背景技術】から【発明が解決しようとする課題】へのストーリーを明確化する
・【特許請求の範囲】において、【発明が解決しようとする課題】に対応する構成要件を漏らさず記載する。
・課題解決に対応する構成要件が具体的に認識できるように明細書を書く
という、教科書通りの実務でクリアできる、というのが、米国特許庁の姿勢に対する答えです。
が、
実務では違います。
現場の審査官が「何故こんなものを特許にしたんだ！？」と言われることを恐れてか、米国特許庁の姿勢以上に厳しく判断されているのが現状だと感じます。
制度や基準が変わる時にはありがちな混乱ですが、出願人としてはいい迷惑です。
この理不尽な拒絶理由が審査段階で解消できなかった場合、審判に進むしかないのですが、一番の問題はお金です。
余程重要な特許でない限り、庁費用、代理人費用含めて払うのは厳しいでしょう。
つまり、審査官のキャラクターのせいで特許されるべきものが特許にならず、通常以上に料金が必要となる、というのが現状なのではないでしょうか。
その料金、支払うべきは、審査が緩かった時代に下らない特許で暴利を貪ったパテントトロール共だと思うのですが。
「お前が審判にかかった金払え！」っていう裁判、訴訟社会米国なら起こりそうなもんだけど、どうでしょうね。
ともかく、状況はいずれ落ち着くはずなので、現状の方針として提案できるのは、
“ineligible”という審査結果が覆る見込みが持てないようなら、費用を最小限に抑えて時間を稼ぐ、というところでしょうか。
